商标无效宣告中,侵权著作权是否可以做为申请理由?
如果他人注册的商标与自己登记的著作权相同,能否以侵权著作权为由来申请宣告注册注册商标无效?们来看一则案例。
申请人:法雷奥
被申请人:缴艳飞
申请人于2021年06月07日对第17377720号“卡里奥 KALIAOR及图”商标提出无效宣告请求,商标局予以受理。
申请人的主要理由:一、申请人是一家世界领先的国际性汽车零部件供应商,申请人的“Valeo/法雷奥”汽车零部件品牌及产品在包括中国在内的世界范围内享有盛誉。经过长期广泛使用,英文“Valeo”与中文“法雷奥”以及申请人之间已经形成唯一对应关系。二、争议商标与申请人第4651833号“法雷奥Valeo及图”商标(以下称引证商标一)、国际注册第870058号“Valeo及图”商标(以下称引证商标二)、第902723号“法雷奥”商标(以下称引证商标三)构成使用在类似商品上的近似商标。三、争议商标是对申请人驰名商标的摹仿。四、“Valeo”、“法雷奥”是申请人的商号,争议商标损害了申请人的在先商号权。同时争议商标侵犯了申请人的在先著作权。五、被申请人其主观恶意明显,严重违反了诚实信用原则,损害申请人及广大消费者的权益,扰乱汽配行业市场秩序及商标注册秩序。综上,申请人请求宣告争议商标无效。
申请人向商标局提交了以下主要证据:
1、申请人相关介绍材料;
2、申请人“法雷奥”品牌及产品宣传、销售、参展、获奖、媒体报道等知名度证据;
3、申请人商标注册证据;
4、申请人级关联公司销售资料;
5、申请人子公司审计报告、完税资料;
6、在先案例及相关裁定书、判决书;
5、被申请人恶意侵权证据等。
被申请人主要答辩理由:争议商标与各引证商标未构成近似商标。争议商标的注册未侵犯申请人的著作权和字号权。被申请人申请注册争议商标未违反《商标法》有关规定。被申请人请求对争议商标予以维持。
经审理查明:
1、争议商标由本案被申请人于2015年7月7日在第12类“汽车底盘;陆地车辆用离合器;陆地车辆传动轴;运载工具用制动蹄;陆地车辆用扭矩变换器;车轴;运载工具用刹车;陆地车辆联动机件;运载工具用扭力杆;运载工具用刹车盘”商品上提出注册申请,商标的专用权止于2026年8月13日。
2、各引证商标于争议商标申请注册日前向商标局提出注册申请并核准注册,核定使用在第12类车辆等商品上。截至本案审理时,各引证商标为申请人名下有效的在先注册商标。
商标局根据申请人理由、事实和请求,本案审理如下:
一、争议商标“卡里奥 KALIAOR”整体与各引证商标可区分,未构成近似商标。争议商标与各引证商标共存,未构成使用在类似商品上的近似商标。
二、争议商标的申请注册是否损害了申请人的在先字号权,从而违反2013年《商标法》第三十二条的规定。争议商标与申请人字号存在一定差异,故无充分理由认定争议商标的注册侵害了申请人的在先字号权。
三、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项所指的情形。2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所指的“带有欺骗性”是指商标对其指定使用的商品或服务的质量等特点作了超过固有程度或与事实不符的表示,容易使公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生错误的认识。2013年《商标法》第十条第一款第(八)项所指的具有不良影响是指商标本身的图形、文字或其他构成要素对商标国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。商标局经评审认为,尚无充分理由可以认定争议商标存在上述情形,申请人依据上述条款的相关主张不能成立。
四、申请人主张其商标为相关公众所熟知商标,应予以扩大保护。对此商标局认为,鉴于争议商标与申请人商标不近似,未构成对其的复制、摹仿,其注册使用不致使公众将争议商标与申请人商标相联系而产生混淆或损害其利益。故争议商标的注册未构成《商标法》第十三条所指情形。
五、申请人称争议商标侵犯了其在先著作权,但并未提交作品发表等相关证据,并无理由认定争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条有关损害他人在先著作权的规定。
另,申请人的其他理由缺乏事实或法律依据,商标局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,商标局裁定争议商标予以维持。
通过上述无效宣告请求裁定书可以看到,商标无效宣告申请人是可以用侵权在先著作权为由提出无效宣告的,但是前提条件有两点,一是著作权内容与商标内容相近,二是著作权要有登记、发表等相关记录。此案的申请人如果在先登记了“卡里奥 KALIAOR及图”的著作权,是极有可能无效宣告成功的。这也是在提醒们,进行商标品牌保护时,不能局限于商标法,著作权相关内容也要提前准备。
商标保护是一门学问,于企业来说,提高商标保护意识,完善商标布局是关键,另外,监测商标环境也不能马虎,及时对可能存在的搭蹭、侵权问题采取相应的措施也很重要。企业在日常经营中如果遇到商标注册、商标无效宣告等问题,可以致电18005608331了解详情,或关注公众号 知识产权服务部,解答您所遇到的商标问题。
附:商标无效宣告所需材料
1、申请人主体资格证明【公司:营业执照(盖公章);个人:身份证】
2、无效宣告商标申请号
3、商标无效宣告申请书首页
4、证据材料
5、商标无效宣告材料目录
6、商标无效宣告理由书
7、商标代理委托书
8、商标无效宣告证据目录
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